“Se declara sin lugar la oposición.” Con esta frase, el Registro de la Propiedad Intelectual ponía fin a un procedimiento administrativo que comenzó en julio del 2024 y culminó apenas una semana antes de que la institución cerrara sus puertas por las festividades ese mismo año. Hoy, gracias a la firmeza de esa resolución que no fue apelada por el oponente, el señor José Mario Alfaro González cuenta con el registro de la marca “Super Mario” y su diseño, para proteger servicios de abastecimiento para terceros de productos de la canasta básica.

Una suerte similar corrió la apelación a la oposición declarada sin lugar ante el Tribunal Registral Administrativo en noviembre del año pasado, cuando se determinó que la marca PRADA GROUP para proteger servicios de odontología de una sociedad costarricense no infringía los derechos de la famosísima casa de moda PRADA.

Primero Nintendo y ahora PRADA, ¿qué hay detrás de esta aparente “caída de gigantes”?

En nuestro país, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Ley 7879) y su reglamento son los cuerpos normativos domésticos que regulan —como su nombre lo dice— las marcas y otros signos, que se utilizan en el comercio para identificar bienes y servicios.

No somos extraños a las marcas. Son en esencia estos símbolos los que nos permiten hacer decisiones de consumo y esta es precisamente la finalidad de las marcas en cualquier mercado: distinguir un producto o servicio de otro, tener la garantía como consumidor de que ese signo tiene cierta reputación, que tal otro cumple un estándar de calidad; es saber en el fondo de dónde viene lo que consumimos y qué podemos esperar. De ahí su valor y que se estime que es un bien tutelable.

La ley antes mencionada define una marca como “cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Pero ¿de verdad cualquier signo, como dice la ley? No exactamente. Sin perjuicio de que haya signos que se utilicen en el comercio que no cuenten con registro (las marcas de hecho), en Costa Rica se puede reclamar la titularidad y propiedad sobre una marca, previo cumplimiento de ciertos requisitos, tanto formales como de fondo.

La misma ley prevé una serie de limitaciones para que una persona, sea física o jurídica, pueda acceder a ese derecho exclusivo sobre una marca. Unas razones están ligadas al signo en sí mismo (por ejemplo, en Costa Rica no se permite la protección de un color aislado, como el rojo Ferrari® o el azul Tiffany ®) ni tampoco se permiten signos que incorporen símbolos nacionales, por ser de tutela y gestión exclusiva del Estado costarricense.

Pero también están las limitaciones que tienen que ver con terceros y derechos adquiridos por éstos, pretendiendo con ellas que el signo que logre ser merecedor de protección, cumpla la finalidad última antes indicada: distinguir los bienes y servicios en el mercado de un fabricante o proveedor específico de los de otro.

Lo anterior obedece a dos principios que rigen la materia marcaria: el principio de especialidad, que indica que el signo debe estar asociado a un producto o servicio específico y el principio de no confusión, que busca que dos -o más- productos o servicios similares o de la misma categoría, no se confundan entre ellos y principalmente que no confundan al público consumidor.

La posibilidad de asociación exclusiva y no confusión son especialmente importantes en marcas que son reconocidas o notorias y, en jurisdicciones tales como la estadounidense ha recibido el nombre de risk of dillution (riesgo de dilución), entendida como la pérdida de distintividad y el daño reputacional potencial que un signo puede sufrir al ser asociado, de manera errónea, con otro.

En Costa Rica, para evitar la inscripción de marcas que transgredan estos principios, nuestro sistema prevé dos etapas de examen. Un primer filtro que se hace a lo interno de Registro durante el examen de fondo, luego de presentada la solicitud, que busca identificar si hay similitud ideológica, gráfica y/o fonética entre el signo solicitado y otros en trámite o inscritos y si ese filtro se supera, pasa al segundo, el cual está en manos de terceros que puedan tener alguna objeción a la inscripción de la marca, por considerar que sus derechos están siendo transgredidos o amenazados, por medio de un procedimiento administrativo que se llama oposición.

Eso es precisamente lo que ocurrió en estos dos casos, con resultados en dos etapas distintas. En el caso de Super Mario, Nintendo of America Inc. se opuso a la solicitud de Alfaro González alegando  entre otras cosas, que la marca SUPER MARIO se encontraba inscrita a nombre de su representada para proteger software, prendas de vestir, juegos y juguetes desde el 2022, que su marca era notoria al contar con un reconocimiento internacional, y que permitir la coexistencia de la marca SUPER MARIO a nombre de Alfaro González inducía a error al consumidor, al ser fonéticamente idénticas.

“El consumidor medio no pensará que el Super Mario ubicado en Alajuela, San Ramón, es una sucursal abierta de Nintendo of America Inc. por lo que además el riesgo de asociación empresarial es nulo”, lee la resolución que declara sin lugar la oposición que no fue apelada y que permitió la inscripción de la marca.

PRADA S.A, argumentó en una línea similar ante el Registro de la Propiedad Industrial, y los alegatos de oposición no fueron de recibo. Sin embargo, PRADA S.A sí apeló dicha resolución, corriendo la misma suerte ante el Tribunal Registral Administrativo, quien determinó que, si bien nuestra legislación prevé la protección de marcas notorias, no solo en la legislación doméstica sino en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual —como es claramente el caso de PRADA— al estar el signo de la casa de modas y PRADA GROUP en categorías diferentes de servicios y productos, con un target market muy distinto, no había riesgo de asociación entre ambas.

En legislación comparada, se han dado varios casos bastante curiosos, particularmente en Estados Unidos, donde también entra a jugar el Free Speech y el derecho a la parodia. Es así como encontramos casos como Nike, Inc. versus“Just Did It” Enterprises, donde la segunda tenía la intención de inscribir la marca MIKE para prendas de vestir y el de Louis Vuitton Malletier S.A. versus  Haute Diggity Dog, LLC, donde Haute Diggity Dog solicitó la marca CHEWY VUITON para juguetes para perro. Mientras que, en el primer caso, se determinó que las marcas sí podían entrar en conflicto por considerarse líneas de negocio similares y no les era aplicable cualquier defensa por parodia, en la segunda, se destacó el papel de la parodia y además la imposibilidad de LV de demostrar la dilución o daño a su marca.

En nuestro caso, las resoluciones anteriores dejan claro que, aún en distintas instancias, se guarda consistencia en el hecho de que el principio de especialidad es fundamental para determinar si una marca trasgrede o no derechos de terceros, y que la notoriedad de una marca no puede tener un alcance tal que desvirtúe dicho principio.

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