Es frecuente que en la búsqueda por impedir que competidores utilicen un hashtag que se considere identifica la empresa u organización, se realicen apreciaciones incorrectas o se lleven a cabo reclamos infundados, por lo que es necesario el análisis legal del tratamiento de los famosos hashtags.
En primer lugar, se debe definir esta palabra como aquella usada en redes sociales para describir un tema general de otro post (o mensaje). Es decir, el signo numeral seguido de una o varias palabras conectadas que tiene una función primordial de relacionar publicaciones sea con fines promocionales u otros para facilitar la ubicación de publicaciones con temáticas similares que puede generar tendencia en redes.
El impacto de las redes sociales y su crecimiento exponencial trae consigo retos para la protección de la propiedad intelectual y el uso de los hashtags es muy común, desde hace muchos años es usualmente utilizado en campañas publicitarias, ejemplo de lo anterior es que el 23 de agosto se celebra el Día Internacional del Hashtag conmemorando a #barcamp el primer hashtag publicado en Twitter en el año 2007.
En 2021 el hashtag #Love había sido el hashtag más utilizado en las publicaciones de Instagram, el cual se mantiene en el primer lugar aún en el 2023.
Pero dada la trascendencia que tienen, ¿podrían protegerse o ser de apropiación de una compañía u organización?
Los países han venido reconociendo y permitiendo el registro de hashtags tratándolos como marcas tradicionales. En Europa conforme a la directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo se incluyen dentro de la definición de signos que pueden constituir marcas, Estados Unidos ha sido pionero con el registro de hashtags ejemplo de ello ha sido el muy conocido #smilewithacoke, Colombia pese a no contar con regulación específica al respecto, se han inscrito registros de marca que incluyen hashtags seguidos de expresiones.
En Costa Rica, conforme al artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley 7978) con relación a los signos que pueden constituir una marca indica que:
Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas. (Destacado no es del original)
De una primera revisión de la norma no pareciera estar prohibido el registrar una marca que contenga el signo numeral de previo a la parte denominativa, inclusive, mediante una revisión rápida en el sistema WIPO File, en Costa Rica se encuentran registradas marcas que llevan el signo numeral delante de la combinación de palabras incluida la marca #hashtag love! por lo que en principio no podría hablarse de una prohibición expresa de la inscripción por el simple hecho de contener el signo numeral y por ende constituirse en un hashtag.
No obstante, se debe realizar el análisis de la solicitud de la misma forma que para marcas y signos distintivos en general realiza el Registro de Propiedad Industrial, que aplica el examen de forma y fondo, por lo que se analizaría si cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la ley antes mencionada y examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la ley.
Por ejemplo, una marca inadmisible por razones intrínsecas sería “exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata”, o por derechos de terceros en caso de que sea idéntica o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada.
Uno de los errores comunes es querer inscribir un signo que es descriptivo de un producto o servicio, ejemplo de esto sería que se quiera registrar la marca #carro para proteger la venta y distribución de carros. Una de las formas de determinar si el signo es descriptivo es preguntarse ¿Cómo es?
Por lo que no se podría inscribir una marca que incluya el signo numeral (para convertirlo en un hashtag) que incumpla con dichas disposiciones y la solicitud de inscripción podría ser objeto de prevenciones o eventual rechazo.
Adicionalmente no podría hacerse reserva o realizarse una inscripción únicamente de un signo aisladamente o que consista solo en un término genérico o de uso común, sino que al analizar la marca, debe contar con elementos que le otorguen distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que se cumpla el requisito para su inscripción. En el mismo sentido, es enfático el artículo 28 al exponer que: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”.
Ejemplo de lo anterior es que en Costa Rica, el Tribunal Registral Administrativo conoció de un caso donde se solicitaba la nulidad de una marca inscrita denominada “HM-O” por ser un nombre común de los oligosacáridos que es un componente para enriquecer la leche de los bebés y que se reclamaba que la apropiación por la empresa titular de ese término de uso común ocasionaba un grave perjuicio al impedir indicar en etiquetas y publicidad ese componente. El Tribunal resolvió en el voto 0008-2019 acoger la solicitud de nulidad planteada e indicó que:
(…) no dejan duda que la administración registral inscribió una marca que conlleva un trasfondo alimenticio que puede cubrir productos de igual naturaleza de otros competidores, lo cual, esta inscripción impide esa competencia en el mercado. Si la marca corresponde a un producto activo que puede estar presente en varios productos de igual naturaleza, no debe estar inscrita para ser comercializada por un solo titular. (Destacado no es del original)
Por lo que comprendiendo los alcances del análisis que conllevan las solicitudes de inscripción, cabe plantearse la interrogante de si ¿es posible oponerse a que otros competidores utilicen un hashtag?
En primer lugar, se debe de revisar si el hashtag es idéntico o similar al de una marca o signo debidamente registrado y si podría ser susceptible de generar confusión en el consumidor, sin embargo, demostrar la infracción puede resultar una labor compleja.
Existió un caso analizado por el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido en el caso Frank vs. Nike, en el que se determinó una condena por infracción de marca por el uso en su campaña promocional, del hashtag #LDNR, considerado similar a la marca LNDR de Frank registrada para identificar productos competidores con los de Nike.
En Costa Rica el artículo 25 de la ley indicada, brinda las posibilidades y derechos que tienen los titulares de las marcas, indicando que:
Gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. (…) c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.
A su vez, el artículo 26 establece limitaciones al derecho sobre la marca exponiendo que:
El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:
- a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles.
- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio.
- c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios. (Destacado no es del original)
La misma norma aclara que esto opera si existe un uso de buena fe y no actos de competencia desleal o que pueda causar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
Conforme a las normas indicadas, tiene que realizarse un análisis integral sobre el hashtag que se está utilizando y la forma en que se utiliza, así como si se cuenta o no con la marca o signo inscrito al que hace mención el hashtag para determinar si existe la posibilidad (o no) de plantear las acciones correspondientes para oponerse a su uso, debiendo en todo caso contar con los elementos de prueba y fundamento de derecho respectivos.
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